Marca Registrada: Protección de la Titularidad Vs. Derecho de Distribución

Martes, 30 Mayo 2017

De la distribución de productos bajo una marca registrada sin consentimiento de su titular y la vulnerabilidad de los derechos de Propiedad Industrial

Zhihong He

Stephanie Been

El artículo 86 de la Ley 20-00 establece aquellos derechos que son conferidos por medio del registro de una marca, a su titular, para actuar contra cualquier tercero que, respecto de este derecho y sin su consentimiento, realice determinados actos. Siendo importante destacar que,  generalmente, algunos de estos derechos son ejercidos directamente por el distribuidor del producto, bajo la estricta condición de que dichos derechos hayan sido debidamente cedidos o traspasados por el titular al distribuidor,  a saber:

(...) b) Suprimir o modificar la marca que su titular o una persona autorizada para ello hubiese aplicado, adherido o fijado sobre los productos referidos en el literal precedente;

c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros elementos análogos que reproduzcan o contengan una reproducción de la marca registrada, así como comercializar o detentar tales elementos;

d) Rellenar o volver a usar con fines comerciales envases, envolturas o embalajes que llevan la marca; (...)

Se evidencia que la protección que otorga la legislación en materia de Propiedad Intelectual a un titular, se dirige exclusivamente a impedir a terceros, respecto de este derecho, la utilización sin consentimiento en el comercio de un signo distintivo "idéntico o similar" a su marca registrada, con el fin de crear error o confusión en el consumidor. En este sentido, se infiere que el propósito principal de la legislación en este ámbito, se dirige particularmente a proteger al titular de una marca registrada de cualquier acto de competencia desleal que pretenda consumar un tercero en detrimento de su signo distintivo en el mercado.

Es en virtud de esta protección que otorga la Ley 20-00 al titular de una marca, que destaca que, a los fines de exigir derechos de titularidad de una marca que hayan sido despojados por un tercero en razón de un acto de competencia desleal ejecutado por este, existe la figura denominada Acción en Reivindicación, donde, la interposición de la acción no puede iniciarse después de haber transcurrido cinco (5) años desde la fecha de concesión del registro o dos (2) años contados desde la fecha en que el signo distintivo comenzó a usarse en el país conforme lo estipula la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial[1].

Por otro lado, y pasando a los derechos de distribución de productos bajos una marca registrada, estos generalmente son otorgados por medio de convención entre las partes, donde se estipulan las  condiciones y términos bajo los cuales se otorgan dichos derechos de comercialización al distribuidor. Es importante destacar, que los derechos de distribución o comercialización, en principio, no son exclusivos, en vista de que será necesario disponer de un acuerdo que otorgue dicho derecho de distribución bajo los términos de exclusividad en el territorio, el cual deberá figurar registrado o inscrito ante el Banco Central de la República Dominicana.

En este punto, es importante aclarar que estos derechos de comercialización o distribución no necesariamente son ejercidos por el mismo titular de la marca registrada bajo la cual se encuentran los productos a ser comercializados. Lo anterior, en vista de que los derechos concedidos con el registro de una marca son independientes de los derechos concedidos para la comercialización y distribución de los productos bajo dicha marca registrada.

Según lo expuesto anteriormente, se entiende que los derechos otorgados a raíz del registro de una marca son totalmente distintos o independientes a los derechos otorgados para la distribución o comercialización de los productos bajo la marca en cuestión. 

Es en este contexto, y bajo el criterio de la independencia de los derechos de titularidad de una marca y de distribución de los productos bajo la misma, que el artículo 88 de la Ley 20-00, establece que El registro de la marca NO confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero el uso de la marca en relación con los productos legítimamente marcados que el titular o alguna otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él hubiese introducido en el comercio, en el país o en el extranjero, a condición de que esos productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto inmediato con tales productos no hayan sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

Por su parte, el artículo 50 sobre la Limitación de los Derechos del Decreto N° 599-01 que establece el Reglamento de Aplicación de la Ley N° 20-00 sobre Propiedad Industrial, indica que A los fines de aplicación de la limitación de los derechos por agotamiento de las marcas del Artículo 88 de la Ley No. 20-00, se deberá tener en cuenta que los productos cumplan con las normas técnicas sanitarias, fitosanitarias, ambientales, así como cualquier otra que corresponda.

A estos efectos, y en adición a los derechos sobre la marca que pueden ser cedidos por el titular al distribuidor para ser ejercidos directamente por este último, cabe resaltar que, ante el escenario de que el titular de una marca no comercialice sus productos en el país, el Decreto 246-06 que establece el Reglamento que regula la fabricación, elaboración, control de calidad, suministro, circulación, distribución, comercialización, información, publicidad, importación, almacenamiento, dispensación, evaluación, registro y donación de los medicamentosotorga al distribuidor el derecho de obtener a su nombre el debido Registro Sanitario sobre el o los productos bajo la marca registrada.

En este sentido, se evidencia claramente que la Ley 20-00 da paso a la posibilidad de proceder con la comercialización de productos bajo una marca registrada sin consentimiento de su titular, donde a los fines de lugar, podemos inferir que deberán presentarse las condiciones siguientes, a saber:

  1. Que los productos bajo marca registrada, hayan sido comercializados por primera vez por su titular o bajo su consentimiento.
  2. Que la comercialización sea realizada ya sea en territorio nacional o extranjero bajo la condición de que los productos no hayan sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro, cumpliendo con las normas técnicas sanitarias, fitosanitarias, ambientales, así como cualquier otra que corresponda.
  3. Y adicionalmente, que no existan derechos de distribución exclusiva debidamente registrados ante el Banco Central, o alguna oposición del titular a la comercialización de los productos.

En conclusión, Comercializar  o distribuir productos bajo una marca registrada sin consentimiento directo de su titular, NO implica vulnerabilidad de los derechos de Propiedad Industrial, en vista de que la Ley 20-00 dentro de los derechos que confiriere al titular no otorga derecho alguno para el impedimento a la distribución o comercialización de productos bajo una marca a terceros.

Por su parte, el derecho de comercialización o distribución de productos bajo una marca registrada NO otorga derecho alguno sobre dicha marca ni sobre la titularidad de la misma en el país, dado que los derechos de Propiedad Industrial son conferidos únicamente al titular del signo distintivo, en virtud de la disposiciones de la Ley 20-00 expuestas previamente.

 


[1] Ver: http://www.onapi.gov.do/images/pdf/Marcas_Nombres/Recursos_legales/Accion_en_reivindicacion.pdf

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